문턱 높아진 美 특허심판원 심리…“우리 기업 지재권 대응전략 마련 시급”
그림=한국지식재산연구원
[비즈월드] 미국이 지식재산권 심판에 대해 절차 등을 강화하고 있다. 결국 미국에서 특허 소송을 벌여야 하는 우리 기업의 입장에서 보면 상대적으로 불리한 상황이 연출 될 수 있다는 뜻이 된다.
미국 특허상표청(USPTO)은 ‘태생부터 강한 특허’ 기조를 강화하며 특허심판원(PTAB)의 무효심판(IPR) 제도를 전면 개편함에 따라 그동안 미국 내 특허분쟁의 핵심 방어 수단이었던 IPR의 활용이 한층 어려워질 것이라는 분석이 나왔다.
특히 심리개시 여부를 결정하는 USPTO 청장의 ‘재량적 거절’ 가능성이 높아지면서 미국 특허 무효가 어려워지고 국가 안보와 산업 이익이 결합된 새로운 지식재산 분쟁 리스크가 등장했다고 진단했다.
이런 변화에 대응하기 위해 최근 한국지식재산연구원(이하 지재연)은 ▲미국 특허제도의 급격한 변화가 우리 기업에 미칠 산업적 파급효과와 대응 전략 ▲IP(지식재산) 관점의 시사점 등을 담은 보고서 ‘美 특허무효심판의 개편 동향과 시사점: IPR 심리 거절 확대에 따른 우리기업의 대응방안’을 발간했다고 12일 밝혔다.
한국지식재산연구원은 최근 ▲미국 특허제도의 급격한 변화가 우리 기업에 미칠 산업적 파급효과와 대응 전략 ▲IP(지식재산) 관점의 시사점 등을 담은 보고서 ‘美 특허무효심판의 개편 동향과 시사점: IPR 심리 거절 확대에 따른 우리기업의 대응방안’을 발간했다고 12일 밝혔다. 사진=한국지식재산연구원
◆‘산업 정책’이 된 미국의 특허 심판…‘재량적 거절’이 심리 성패 좌우
지재연의 이번 보고서에 따르면 최근 USPTO는 IPR의 심리개시 판단 권한을 청장 중심으로 재편하고 재량적 거절 기준을 강화했다고 한다.
특히 과거 무분별한 무효심판 신청을 억제하기 위해 도입됐던 ‘핀티브(Fintiv) 기준’으로 복귀하는 등 심리개시의 문턱이 다시 높아졌다는 것이다.
여기서 ‘핀티브(Fintiv) 기준’이란 ▲병행절차로 인한 자원 낭비 ▲상충 판단의 우려를 방지하기 위해 재판 일정 ▲절차진행 정도 ▲쟁점 및 주장 중복 여부 ▲당사자 동일성 ▲효율성 및 공정성 등 6가지 요소를 고려해 심리개시를 거절할 수 있도록 한 기준을 말한다.
보고서는 이런 변화의 핵심은 미국이 특허심판 과정에 ‘국가 안보’와 ‘미국 내 제조·투자 요소’를 결합하기 시작했다는 점이라고 강조했다.
자발적 검색공개선언(Search Disclosure Declaration, SDD)과 산업정책적 요소를 고려하겠다는 것은 미국 내 산업 기여도가 낮은 외국 기업의 무효심판 청구를 제한하는 기제로 작용할 수 있기 때문이다.
이는 지식재산권이 단순한 법적 권리를 넘어 국가 이익을 대변하는 ‘안보 자산’으로 변모하고 있음을 의미하는 것이라고 보고서는 전했다.
◆반도체·IT 분야 NPE 소송 ‘적신호’…IPR 방어막 약화에 전략 수정 시급
미국의 이런 ‘강한 특허’ 기조는 특히 전기·컴퓨터와 반도체 분야에서 수익화 활동을 벌이는 일명 ‘특허공룡’로 불리는 특허관리전문회사(NPE)의 소송에 노출된 우리 기업들에 큰 위협이 될 전망이라고 보고서는 내다봤다.
그동안 우리 기업들은 NPE의 공격에 대응해 IPR을 효율적인 방어 수단으로 활용해 왔다. 그러나 심리개시율이 하락하고 불확실성이 커짐에 따라 방어비용 증가와 분쟁 장기화가 불가피해질 것으로 보인다는 설명이다.
보고서는 앞으로 단순한 무효 논거 중심의 접근만으로는 한계가 있다고 지적했다.
앞으로는 심리개시 가능성뿐만 아니라 재량적 거절 리스크를 면밀히 검토하고 미국의 투자·공급망 정책과 연계된 선제적인 지재권 전략 수립이 병행되어야 한다고 강조했다.
◆지재권 보호의 ‘안보화’, 우리 기업의 입체적 대응 역량이 경쟁력 좌우
보고서를 작성한 이인혜 지재연 박사는 “미국의 특허 정책은 이제 경제적 효율성을 넘어 산업 보호와 국가 안보라는 프레임으로 빠르게 이동하고 있다”면서 “우리 기업은 IPR 개시 거절이 예상되는 경우 이를 고수하기보다 무역위원회(ITC)나 연방법원 등 다른 절차를 전략적으로 혼합해 활용하는 입체적인 대응이 필요하다”라고 말했다.
한편 해당 연구보고서는 한국지식재산연구원 홈페이지(https://kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=5&bd_item=0&po_item_gb=4&po_item_cd=&po_no=13118)를 통해 확인 및 다운로드할 수 있다.
[비즈월드=정영일 기자 / zprki@bizwnews.com]
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